周新艷
2014年3月，筆者接受申請人“佛山市海天調(diào)味食品股份有限公司”（以下簡稱“申請人”）的委托，向香港知識產(chǎn)權(quán)署遞交了“”商標(biāo)的注冊申請，指定在第30類的“醬油、調(diào)味品”等商品上。2014年4月，收到官方駁回通知，獲悉審查員引證在先商標(biāo)“
”駁回了題述商標(biāo)申請。引證商標(biāo)自1988年10月26日，注冊在第30類“咖啡、茶和醋”等商品上。
對比兩商標(biāo)，其漢字部分均為“海天”，使得兩商標(biāo)的呼叫和含義完全相同。雖然兩商標(biāo)的整體外觀尚有一定區(qū)別，但其主要區(qū)別在于引證商標(biāo)增加了圖形，但該圖形與“海天”左右排列，且在商標(biāo)中占比適中，因此并未能改變引證商標(biāo)的顯著部分“海天”。另外，根據(jù)香港商標(biāo)審查實踐，在判斷兩商標(biāo)是否近似時，商標(biāo)的發(fā)音是首要考量因素。對比商品，申請人主要申請的是“醬油、調(diào)味品”，而引證商標(biāo)注冊了調(diào)味品中的“醋”，無論從商品的功能、用途、性質(zhì)，還是從消費群體，銷售渠道等幾乎都完全相同，因此，商品本身高度類似。綜合前述分析來看，如果通過爭辯兩商標(biāo)不構(gòu)成近似商標(biāo)，成功把握極小。
另外，鑒于引證商標(biāo)已注冊多年，筆者嘗試從網(wǎng)站上了解該引證商標(biāo)注冊人信息。經(jīng)調(diào)查發(fā)現(xiàn)該引證商標(biāo)所有人為一韓國企業(yè)，其商標(biāo)在香港一直在使用，主要使用在“咖啡”和“茶”等商品上。因此，很難以連續(xù)三年不使用撤銷該引證商標(biāo)。即使成功撤銷在“醋”商品上的注冊，但由于兩商標(biāo)標(biāo)識本身高度近似，也很難說服審查員接受被駁回的商標(biāo)注冊申請。另外，根據(jù)香港的商標(biāo)法規(guī)定，如果是通過撤銷的方式排除引證商標(biāo)對申請中商標(biāo)的阻礙，撤銷申請人需證明引證商標(biāo)在被駁回商標(biāo)申請日之前的三年連續(xù)不使用情形，該引證商標(biāo)應(yīng)自被駁回商標(biāo)申請日之前被撤銷。否則，即使引證商標(biāo)因商標(biāo)注冊人不答辯或答辯時提交的使用證據(jù)不被認(rèn)可而被撤銷的，但因引證商標(biāo)無效的日期晚于被駁回商標(biāo)的申請日，在駁回復(fù)審中，該復(fù)審決定仍將得以維持。證明引證商標(biāo)在香港未使用，已經(jīng)很難窮盡在所有香港地域未使用，而證明該商標(biāo)在長達(dá)三年多的時間內(nèi)一直未使用，更是不可能。在實踐中，審查員通常以未使用證據(jù)不夠充分，而對相關(guān)撤銷申請不予支持。因此，以撤銷引證商標(biāo)的方式來克服該引證商標(biāo)，在香港商標(biāo)審查實踐可行性極小。
“海天——生活多美味”，耳熟能詳，無數(shù)個家庭主婦在走進(jìn)超市購買“醬油”時，都會選擇“海天”。那引證商標(biāo)所有人是否存在搶注、攀附申請人商譽(yù)的可能？如果的確如此，申請人可啟動無效程序來排除該引證商標(biāo)的障礙。但從商標(biāo)標(biāo)識來看，兩商標(biāo)設(shè)計風(fēng)格明顯不同，很難推論引證商標(biāo)所有人攀附意圖。再看引證商標(biāo)注冊日期——1988年，較申請人被駁回商標(biāo)的申請日早24年，較申請人在香港使用被駁回商標(biāo)早14年。不難看出，當(dāng)引證商標(biāo)所有人在香港申請注冊該商標(biāo)時，申請人的商標(biāo)在香港尚未開始使用，更談不上知名度高。綜前所述，對引證商標(biāo)提出無效的方案也行不通。
根據(jù)上述分析，駁回復(fù)審?fù)ǔ２捎玫臓庌q不近似、撤銷/無效引證商標(biāo)的方法在本案來看幾乎沒有成功的可能。
申請人的商標(biāo)在中國大陸享有極高知名度，申請人地處廣東佛山，與商標(biāo)爭議發(fā)生地香港僅120公里距離。申請人的商標(biāo)在香港是否有使用，使用情況又是怎樣的？根據(jù)香港《商標(biāo)條例》第十三條第一款a項的規(guī)定“凡處長或法院信納某商標(biāo)和有關(guān)在先商標(biāo)或其他在先權(quán)利曾有誠實的同時使用的情況，則第12條(拒絕注冊的相對理由)并不阻止該商標(biāo)的注冊”。該條是商標(biāo)審查中相對駁回理由的例外條款，也是普通法系（英美法系）著名的“善意共存原則（honest concurrent use）”。關(guān)于該原則的適用，英國的法院判例歸納如下幾個主要考量因素：a.共存使用的善意；b.共存使用的事實；c. 兩商標(biāo)導(dǎo)致混淆和誤認(rèn)的可能性；d. 是否有實際混淆的先例；e. 如果允許注冊，是否對在先注冊人引起不便①。根據(jù)2010年香港高等法院在周生生商標(biāo)案中提出，對于善意的共存使用，分為兩個步驟考量：a. 在后商標(biāo)與在先商標(biāo)是否存在善意共存的使用；b. 如果前述答案是肯定的，在考慮包括公共利益在內(nèi)的所有因素之后，盡管在后商標(biāo)在相關(guān)商品或服務(wù)上的使用可能導(dǎo)致相關(guān)公眾的混淆，注冊官可行使自由裁量權(quán)接受商標(biāo)注冊申請②。
在研究香港和英國對善意共存使用的條件之后，確定該案可嘗試援引該原則進(jìn)行復(fù)審。為了盡量滿足該原則的適用條件，須以宣誓書附加詳實證據(jù)形式，從以下幾個方面證明申請人的題述商標(biāo)與引證商標(biāo)已形成善意共存的事實。
經(jīng)查維基百科和百度百科均顯示，“海天”二字由“海天公司”的前身“海天醬團(tuán)”而來，在三百多年前的乾隆時期已開始啟用?！昂Ｌ灬u團(tuán)”啟用該商號時，不可能知道引證商標(biāo)所有人可能申請該引證商標(biāo)。另外，海天公司的商標(biāo)源于其商號“海天”。在設(shè)計該商標(biāo)時，海天公司套用了其商業(yè)創(chuàng)意，將商標(biāo)置于一所冒著炊煙的房子里，整個商標(biāo)寓意“海天，生活多美味”。由此，被駁回商標(biāo)是申請人商號和商業(yè)理念的完美結(jié)合。海天公司啟用該商標(biāo)沒有惡意，使用該商標(biāo)沒有利用引證商標(biāo)，或阻礙引證商標(biāo)使用的任何惡意。另外，海天公司自啟用該商標(biāo)以來，一直在誠實、努力經(jīng)營。經(jīng)過申請人的懈努力，自1990以來，“海天醬油”一直保持著中國合同產(chǎn)銷量第一的地位。為了證明共存使用的善意，我們提供了長達(dá)近三十頁的維基百科、百度百科對海天公司及“海天”醬油產(chǎn)品的介紹，同時還提供了大量的海天公司的產(chǎn)品網(wǎng)頁。
引證商標(biāo)為合法有效商標(biāo)，且從注冊人的網(wǎng)站上看，注冊人的確在使用該商標(biāo)。因此，默認(rèn)引證商標(biāo)一直在香港使用。現(xiàn)在需要證明的是被駁回商標(biāo)在香港的使用。
經(jīng)初步整理，我們證明被駁回商標(biāo)自2008年至2012年期間在香港進(jìn)行了商業(yè)使用。證據(jù)材料主要包括銷售合同、發(fā)票、成交確認(rèn)書、在香港銷售時的樣片，標(biāo)識該商標(biāo)產(chǎn)品的年銷售量及銷售額等等。我們提供了申請人香港主要經(jīng)銷商經(jīng)銷“海天”牌產(chǎn)品的銷售發(fā)票，成交確認(rèn)書，前述證據(jù)共計60多頁。同時，隨附了多張申請人產(chǎn)品主要銷售地——香港啟德花園購物商場的外樓照片，以及申請人產(chǎn)品具體銷售的照片，其中包括申請人產(chǎn)品擺放的樣式，價簽，促銷時的情形等等。另外，我們還提供了申請人商標(biāo)在香港的廣告宣傳證據(jù)，其中主要包括與一家上海廣告公司簽訂的廣告合同，及多年履行該合同的發(fā)票證據(jù)，以及在香港維多利亞港灣巨大的燈箱廣告，在香港當(dāng)?shù)孛后w雜志上的廣告宣傳等。
除此之外，我們還提供了大量申請人通常使用被駁回商標(biāo)，使得被駁回商標(biāo)和其商號享有很高知名度和商譽(yù)的證據(jù)材料，其中主要包括申請人所獲得的榮譽(yù)，例如，2011年廣東省工商行政管理局認(rèn)定申請人為“連續(xù)十八年廣東省重合同、守信用”稱號，2013年“中華老字號非物質(zhì)文化遺產(chǎn)工作委員會”認(rèn)定“海天公司被正式錄入大型文獻(xiàn)典集《中華老字號文化遺產(chǎn)典藏錄》”等等。
在充分證明海天公司善意的啟用了被駁回的商標(biāo)，且該商標(biāo)在香港長期與引證商標(biāo)共存使用之外，還需要進(jìn)一步證明兩商標(biāo)的共存，不容易造成混淆和誤認(rèn)。為了證明這一點，我們主要從以下三個方面進(jìn)行了論述：
a. 被駁回商標(biāo)與引證商標(biāo)從商業(yè)印象上完全不同
申請人的商標(biāo)為“冒者炊煙房子中的’海天’”，而引證商標(biāo)為帶著濃郁韓國特色的“獬豸”。“獬豸”是一種類似麒麟的動物，是韓國首爾的吉祥物。而引證商標(biāo)中的“HAITAI”是“獬豸”的韓語發(fā)音的音譯，“海天”是根據(jù)“獬豸”發(fā)音對應(yīng)的漢字。
b. 兩商標(biāo)實際使用的商品不類似
在實際使用中，引證商標(biāo)使用在其自營店的“零食小吃、冰激凌”等產(chǎn)品上，而申請人商標(biāo)使用的“醬油”等產(chǎn)品。前述產(chǎn)品的性質(zhì)及銷售渠道等明顯不同，因此，商品本身不會造成混淆和誤認(rèn)。
c. 申請人的產(chǎn)品在香港銷售這些年來，從未意識到這兩件商標(biāo)存在混淆，也從未收到過消費者的任何混淆的投訴。
因此，上述兩個商標(biāo)的共存不會對消費者造成任何不便。
由于引證商標(biāo)與被駁回的商標(biāo)有區(qū)別，兩商標(biāo)使用的商品有明顯區(qū)別，因此，申請人的商標(biāo)注冊不會對在先權(quán)利人造成不便，即使造成不便，那也將是極其微小的。
同時，在復(fù)審申請書的最后，我方也在極力陳述，在申請人商標(biāo)、商號享有較高商譽(yù)的情況下，僅因申請人商標(biāo)申請在后，就駁回申請人的商標(biāo)注冊申請，將給申請人造成極大的商業(yè)損失。同時，如果不允許被駁回商標(biāo)的注冊，勢必造成“商號”與“商標(biāo)”的分離，當(dāng)申請人今后使用其商號時，勢必存在較大侵犯他人商標(biāo)權(quán)的風(fēng)險，從而造成市場秩序的極度不穩(wěn)定。
在提交復(fù)審后的半年，“海天”商標(biāo)得以順利公告。在隨后的三個月公告期內(nèi)，引證商標(biāo)所有人并未對該公告商標(biāo)提出異議。最后，“海天”順利注冊。
在一場艱辛的戰(zhàn)斗之后，我們再回頭看看我們在該復(fù)審案中的利器——“善意共存原則”的運用及未來?！吧埔夤泊嬖瓌t”，作為商標(biāo)授權(quán)、確權(quán)的例外，打破了注冊商標(biāo)在其注冊的司法管轄范圍內(nèi)的絕對效力，其適用條件必然是非常嚴(yán)格，否則，將動搖商標(biāo)保護(hù)的基礎(chǔ)，減損商標(biāo)相關(guān)法律的權(quán)威。但是，隨著市場分工的細(xì)化，銷售渠道、消費者群體也在不斷細(xì)化，使用商標(biāo)混淆和誤認(rèn)的可能性較多年前在降低。其次，隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的形成，跨國貿(mào)易的激增，外加商標(biāo)資源的枯竭，無意沖突必然激增，因此，“善意共存原則”還將有更大的運用空間。
對于“善意共存原則”的適用條件，筆者認(rèn)為還存在諸多未決情形。如“善意”的認(rèn)定，即使商標(biāo)使用人無意攀附在先商標(biāo)所有人商譽(yù)，無意阻止在先商標(biāo)所有人的使用，但當(dāng)商標(biāo)注冊申請被駁回后的繼續(xù)使用是否應(yīng)被認(rèn)定為善意使用？“善意共存原則”是有條件的容忍了“混淆和誤認(rèn)”，那這種容忍“度”具體又是怎樣的？英國法院總結(jié)的“善意共存原則”的幾個構(gòu)成條件，彼此關(guān)系如何，具體適用中是否存在“此消彼漲”的關(guān)系？當(dāng)兩商標(biāo)區(qū)別程度較大時，對于共存使用的時間長度就可以不用要求五年以上？諸多問題還需要實踐和探索。而且，“善意共存原則”不再是英美法系“專屬”，我國商標(biāo)法在2013年的修改中，新增的第五十九條第三款正是該原則在我國適用的法律依據(jù)。筆者將帶著問題，在辦案中繼續(xù)思考、總結(jié)。
