技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新產(chǎn)品、新工藝或者新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同，分為委托開發(fā)合同和合作開發(fā)合同。通常情況下，技術(shù)開發(fā)合同中有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的約定僅針對(duì)委托開發(fā)或合作開發(fā)所產(chǎn)生的新的發(fā)明創(chuàng)造，相關(guān)法律規(guī)定也僅涉及履行技術(shù)開發(fā)合同而完成的發(fā)明創(chuàng)造。
根據(jù)我國(guó)合同法的規(guī)定，委托開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于研究開發(fā)人；研究開發(fā)人取得專利權(quán)的，委托人可以免費(fèi)實(shí)施該專利。合作開發(fā)完成的發(fā)明創(chuàng)造，除當(dāng)事人另有約定的以外，申請(qǐng)專利的權(quán)利屬于合作開發(fā)的當(dāng)事人共有；當(dāng)事人一方聲明放棄其共有的專利申請(qǐng)權(quán)的，可以由另一方單獨(dú)申請(qǐng)或者由其他各方共同申請(qǐng)；申請(qǐng)人取得專利權(quán)的，放棄專利申請(qǐng)權(quán)的一方可以免費(fèi)實(shí)施該專利。
近年來，隨著社會(huì)各界對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的日益重視，技術(shù)開發(fā)合同中開始逐漸出現(xiàn)“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”條款，特別是在委托開發(fā)合同中，越來越多的委托人在其提供的格式合同文本中，將對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)使用的約定擴(kuò)張到“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”領(lǐng)域。
“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”（background intellectual property rights），通常指在技術(shù)開發(fā)合同生效日之前由合同一方產(chǎn)生或持有的，或者一方在技術(shù)開發(fā)合同有效期內(nèi)產(chǎn)生或持有但是超出合同范圍或與合同無(wú)關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括專利、著作權(quán)、未公開的技術(shù)報(bào)告和數(shù)據(jù)等，有時(shí)也被稱為背景成果、背景發(fā)明或背景專利。
現(xiàn)有法律對(duì)技術(shù)開發(fā)合同中“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”并無(wú)規(guī)定，這就意味著合同當(dāng)事人可以自行約定“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”條款。目前針對(duì)“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”約定有兩種常見的形式。第一種形式，約定“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的使用待由技術(shù)許可合同另行約定。比如，在技術(shù)開發(fā)合同中約定“合同生效前，雙方已有的技術(shù)成果歸原持有方。如果一方需要使用對(duì)方已有技術(shù)成果，雙方另行簽署技術(shù)許可合同?！钡诙N形式，在技術(shù)開發(fā)合同中約定，受托方或合作方的“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”，委托方或其他合作方可以直接使用，甚至是免費(fèi)使用，而不需再單獨(dú)簽訂技術(shù)許可合同。比如，在技術(shù)合同中約定“合同履行期間，合同一方的背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)，免費(fèi)許可給另一方使用?！?
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對(duì)比上述兩種對(duì)“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”使用的約定形式，可以發(fā)現(xiàn)，第一種形式相對(duì)更為公允，對(duì)于技術(shù)優(yōu)勢(shì)方，如委托開發(fā)合同的受托方來說也更為有利，第二種形式的約定則相反。在第二種形式的約定中，特別是關(guān)于免費(fèi)使用的約定，技術(shù)優(yōu)勢(shì)方等于放棄了向?qū)Ψ绞杖 氨尘爸R(shí)產(chǎn)權(quán)”實(shí)施許可費(fèi)的權(quán)利，也放棄了藉此進(jìn)行其他談判的優(yōu)勢(shì)地位。
在高?；蚩蒲性核鶇⑴c的委托開發(fā)或合作開發(fā)實(shí)踐中，會(huì)出現(xiàn)這樣一種類似“客大欺店”的情況，比如某些處于行業(yè)龍頭位置的企業(yè)，會(huì)利用自身的影響力要求受托方在技術(shù)開發(fā)合同中承諾無(wú)償給予其“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的使用權(quán)。
筆者認(rèn)為，對(duì)于簽署此類條款，受托方需要對(duì)以下因素慎重考慮，包括“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的覆蓋范圍和應(yīng)用領(lǐng)域、實(shí)施許可獲得的可能性和通常的許可費(fèi)用、“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”對(duì)實(shí)施合同約定發(fā)明創(chuàng)造的必要性，以及未從該合同獲得經(jīng)費(fèi)或其他利益的共同權(quán)利人的意愿等。通常情況下，僅有在“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”對(duì)于實(shí)施本合同約定的發(fā)明創(chuàng)造是必要的，且不損害任何第三方利益的前提下，技術(shù)開發(fā)合同中才可以對(duì)“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”作出無(wú)償使用的約定。（何雋）
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（文章來源：中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)）
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