最高人民法院于2014年12月26日作出(2014)行提字第30號行政判決,認定廣州固達公司提交的證據(jù)能夠證明其“mine”商標在復審審查關注的3年期間內進行了實際使用,故該商標不屬于2001年第二次修正的商標法第四十四條規(guī)定的連續(xù)3年停止使用應予撤銷的情形,撤銷了北京市高級人民法院、北京市第一中級人民法院作出的判決和國家工商行政管理總局商標評審委員會(下稱商評委)之前作出的裁定。
該案之所以歷經五級審限(國家工商行政管理總局商標局,下稱商標局;商評委;法院一審;法院二審;法院再審),商標最后獲得了維持注冊,最重要的原因是對其證據(jù)的認定問題。
第896256號“mine”商標指定使用在第16類工業(yè)用紙、印刷出版物等商品上,1996年11月14日獲準注冊,后經續(xù)展專用期限至2016年11月13日。
其所有人廣州固達公司在法定期限內未向商標局提交商標使用證據(jù)。在復審程序中主要向商評委提交了:印刷卡紙實物、黑板(寫字板)實物照片;2001年1月5日至2004年5月10日期間紅星印刷廠向其開具的增值稅發(fā)票及相關公證書;紅星印刷廠2004年11月25日出具的聲明。商評委認為廣州固達公司提供的上述證據(jù)不能證明復審商標在2000年3月19日至2003年3月18日期間,在商業(yè)活動中公開、真實地進行了實際使用,其注冊應予以撤銷。
在訴訟程序中,廣州固達公司又補充向法院提交了以下證據(jù):2002年在Buying Sources雜志社的刊物上刊登寫字板廣告的證據(jù);(2007)京證經字第12719號公證書;印有“mine廣州市固達塑料工藝包裝有限公司”和“mine stationery”抬頭的信紙樣品及2002年使用過的信紙;紅星印刷廠2007年4月10日出具的廣州固達公司印刷標有復審商標標志信紙的證明;2002年的3份送貨回單及相對應的進倉單或購銷合同;有關業(yè)務往來單位的證明。北京市第一中級人民法院與北京市高級人民法院認為,廣州固達公司在訴訟中提交的證據(jù)與該案沒有關聯(lián)性,未予采納,一審判決與二審判決均維持了商評委的裁定。
該案涉及問題較多,且部分事實認定在商標撤銷復審案件的審理實踐中存有爭議,域外的使用是否屬于“商標使用”就是其中之一。
該案中,最高人民法院在判決中有如下認定:雖然該兩份出版物可能發(fā)行對象主要是外國客商,但是該證據(jù)可以證明廣州固達公司在國內生產的產品上使用復審商標的行為,即可以證明廣州固達公司2002年在商業(yè)活動中實際使用了復審商標。
有關“商標使用”的認定,在商標撤銷復審案件及商標侵權案件中歷來存有諸多爭議。就商標撤銷復審案件而言,最高人民法院的上述認定較為合理,商標在域外的使用不能當然地排除在“商標使用”之外。其一,將域外的使用排除在“商標使用”之外不利于出口型企業(yè)利益的保護。我國存在大量出口型企業(yè),其產品主要銷往國外,并未在國內市場進行實際銷售。對于這部分企業(yè)來說,在所屬國申請注冊商標,合情合理,如果其商標因為未在國內使用被撤銷,難免傷害企業(yè)感情,同時還可能使企業(yè)面臨被控侵權的風險。具體而言,如果企業(yè)的商標因未在國內使用被撤銷,而相同或近似商標又被他人注冊,在商標注冊人已向海關總署備案并向海關提交了保護申請的情況下,企業(yè)產品出關時就可能因涉嫌侵犯他人注冊商標專用權被扣留,直接影響企業(yè)的生產經營。雖然北京市高級人民法院有“涉案背包均是按照國外訂單全部出口到國外,并未在國內進行任何銷售,康爾健野公司在涉案背包上使用‘PEAK50+5’標識的行為不屬于商標法意義上的商標使用,故不構成商標侵權”之判決,但山東省高級人民法院在(2011)魯民三終字第156號民事判決中則認為:“光宇公司在與國外委托方簽訂定牌加工合同時,未盡到合理的審查注意義務,其在與德克斯公司的涉案注冊商標核定使用的商品相同的涉案被控侵權產品上,突出使用與德克斯公司的注冊商標相同的‘UGG’標識的行為,侵犯了德克斯公司的涉案注冊商標專用權。”概言之,對于出口型企業(yè)而言,如果其在國內注冊的商標因未在國內使用被撤銷,則其在后續(xù)的生產經營過程中可能陷入被動。其二,目前我國積極鼓勵企業(yè)“走出去”,大量的品牌走出國門,參與全球競爭。要“走出去”,就有必要在其他國家或地區(qū)申請注冊商標。因我國是商標國際注冊馬德里體系的成員國,且馬德里體系在辦理商標注冊方面較為便利,很多企業(yè)傾向于通過馬德里體系向需要獲得商標保護的國家申請領土延伸,而通過馬德里體系進行商標國際注冊的前提是在本國有基礎注冊或基礎申請。同時,馬德里體系有“中心打擊”之原則,即通過馬德里體系進行國際注冊的商標,基礎注冊之日起5年內,不管基于何種原因無效,其效力及于所有指定國,國際注冊隨之無效。舉例而言,如果某出口型企業(yè)的商標于2009年1月1日在我國獲準注冊,在2013年12月31日之前,如果該商標被他人提出連續(xù)3年停止使用注冊商標的撤銷申請,且該撤銷理由最終成立,則基于該基礎注冊進行的馬德里國際注冊亦隨之無效。不難想象,這對于走出國門的企業(yè)來說將是重大的打擊。因此,在撤銷復審案件中對“商標使用”進行判定時,不能機械地以商標使用地域為準對證據(jù)進行粗暴的排除,應更多地考慮企業(yè)生產經營活動的實際情況,避免因一件商標被撤銷給商標注冊人造成更大的經濟損失,以保證具體行政行為的合理性。
(李俊青 作者單位:國家工商行政管理總局商標評審委員會)